La vigente Legge italiana consente la registrazione di marchi "individuali" e di marchi collettivi.

Il marchio "individuale" è destinato a contraddistinguere i prodotti o i servizi di una specifica impresa.

Il marchio collettivo può invece essere registrato da quei soggetti (persone fisiche o giuridiche) che svolgano la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, essendo previsto che il marchio medesimo possa poi essere utilizzato da soggetti differenti dal titolare della registrazione, ma ad esso in qualche modo collegati.
Ciò avviene ad esempio allorquando un marchio sia magari registrato a nome di un Consorzio e poi utilizzato da tutte le imprese che vi aderiscono.

La Legge italiana in realtà riconosce una protezione, seppure molto attenuata, anche ai marchi non sottoposti a registrazione: ai cosiddetti marchi di fatto.Ai titolari di questi ultimi marchi è riconosciuto infatti un diritto di preuso, che consente loro, anche in presenza di una successiva registrazione altrui del medesimo segno, di continuare ad utilizzare il marchio medesimo, ma solamente nei limiti territoriali e merceologici dello stesso preuso.
Un ulteriore elemento di debolezza del marchio di fatto è dovuto alle difficoltà di ordine probatorio che spesso si manifestano allorquando si tratti di attribuire una data certa all'origine del suo preuso.

Non ogni segno può essere registrato come marchio, ma solamente quelli che siano in possesso dei seguenti requisiti:

• liceità, nel senso che il segno prescelto non deve essere contrario alla morale comune ed all'ordine pubblico, né tale da ingannare i consumatori sull'origine e sulla qualità del prodotto contraddistinto
• novità, nel senso che il segno prescelto non deve essere anticipato da un segno identico, o comunque confondibile con esso, che sia stato registrato o utilizzato da altri come marchio, come ditta o come insegna per prodotti o servizi identici o affini
• capacità distintiva, nel senso che un segno deve avere l'attitudine a rendere immediatamente ed inequivocabilmente riconoscibile il prodotto o il servizio sul quale sia apposto rispetto agli analoghi prodotti o servizi presenti sullo stesso mercato

Per ottenere la registrazione di un marchio occorre depositare una domanda presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.), direttamente o per il tramite di una qualsiasi Camera di Commercio.
Tale domanda deve essere redatta su appositi moduli e corredata da:

 

• una descrizione del marchio ed un elenco dei prodotti o servizi, per cui sarà utilizzato, anche in relazione ad una o più classi merceologiche
• un esemplare del marchio medesimo
• l'attestazione di versamento delle tasse di concessione governativa.

Successivamente al deposito, la domanda viene esaminata dal medesimo U.I.B.M., il quale concede la registrazione del marchio senza però verificarne l'effettiva novità rispetto a domande o registrazione di data anteriore, ma semplicemente limitandosi ad accertarne la capacità distintiva e la liceità, oltre che la regolarità delle formalità procedurali.
Allo stato attuale i tempi tecnici dell'U.I.B.M. sono tali per cui occorre mediamente un anno, a partire dalla data di deposito, prima che tale marchio sia esaminato dallo stesso Ufficio ed ammesso finalmente alla registrazione, sempre che lo stesso non subisca opposizioni sollevate da terzi.

La registrazione di un marchio ha durata decennale a decorrere dalla data di deposito della relativa domanda.

Anche dopo la scadenza del suo primo decennio di vita il marchio può essere comunque mantenuto in vita - teoricamente all'infinito - per successivi periodi aventi durata decennale grazie al deposito di specifiche domande di rinnovo.

Il marchio registrato è soggetto a decadenza per alcune cause previste dalla Legge; in particolare merita di essere segnalata la decadenza che si produce in presenza del mancato utilizzo quinquennale del marchio a decorrere dalla data di registrazione o quando l'utilizzo del marchio medesimo, pur se inizialmente intrapreso dal titolare, sia poi stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni.

Il titolare di un marchio italiano ha la possibilità, entro sei mesi dal deposito nazionale, di depositare all'Estero (nei Paesi aderenti alla Convenzione di Parigi - CUP) corrispondenti domande di registrazione, potendo contare sul vantaggio che queste ultime retroagiscono alla stessa data dell'originaria domanda di registrazione italiana per quanto attiene la verifica del requisito della novità.

L'estensione di un marchio italiano può essere fatta:
 

•     per singoli Paesi
•     tramite convenzioni internazionali

Il titolare di un marchio italiano interessato a tutelare in esclusiva i segni distintivi apposti sui propri prodotti anche all'Estero può depositare domande di registrazione del proprio marchio nei singoli Paesi stranieri di suo interesse.

In questo caso gli sarà necessario depositare la propria domanda di registrazione presso l'Ufficio Brevetti e Marchi nazionale di ciascun Paese coinvolto nell'estensione.

Ciò significa che queste domande di registrazione straniere avranno, le une rispetto alle altre, una vita del tutto autonoma, sia nel corso delle rispettive fasi di esame e di concessione, che per quanto attiene le formalità necessarie al loro successivo mantenimento in vita.

La via della registrazione per singoli Stati è obbligatoria allorquando si intenda estendere un marchio italiano in quei Paesi che non hanno aderito a quelle Convenzioni Internazionali che consentono depositi cumulativi ed è invece consigliabile - nella prospettiva del contenimento dei costi - allorquando si decida di estendere un marchio italiano in uno o pochi di quegli Stati che pure hanno aderito alle medesime Convenzioni Internazionali.

Allo stato attuale esistono due principali procedure che possono essere utilizzate per il deposito contemporaneo e cumulativo di un marchio in più Paesi; si tratta in particolare della procedura del Marchio Comunitario e di quella del cosiddetto Sistema di Madrid, relativa al Marchio Internazionale.

Marchio Comunitario

Il Marchio Comunitario consiste in uno strumento di esclusiva unitario, destinato ad avere contemporanea efficacia in tutti i Paesi dell'Unione Europea.

In realtà la sua procedura prevede un unico deposito ed un unico esame di registrabilità, entrambi espletati nell'ambito dell'apposito Ufficio comunitario di Alicante (Spagna). Una volta che tale Ufficio decreta la registrazione di un simile marchio, ne dà notizia su un apposito Bollettino ufficiale e lascia aperta, durante tre mesi seguenti la pubblicazione medesima, la possibilità per qualsiasi terzo legittimato di opporsi alla registrazione medesima.

In assenza di opposizioni o se le eventuali opposizioni siano respinte dallo stesso Ufficio comunitario, il marchio diventa efficace sull'intero territorio della Comunità.
Peraltro è importante rilevare che se, da un lato, l'inscindibile unitarietà di un marchio comunitario costituisce certamente un pregio, nella prospettiva di rendere più snelle ed economiche le formalità burocratiche occorrenti dalla fase del suo deposito a quella della sua registrazione, dall'altro questa stessa caratteristica può rappresentarne un punto debole.
In effetti l'eventuale decadenza o nullità di un marchio comunitario, pur dichiarata nell'ambito di un solo Paese dell'UE, si estende automaticamente a tutti gli altri Paesi della Comunità, con il risultato che il relativo titolare viene ad essere definitivamente ed irrimediabilmente privato dei suoi pretesi diritti di esclusiva sull'intero territorio della Comunità.

Marchio Internazionale

Da parte sua il cosiddetto Sistema di Madrid, quello che consente di ottenere un Marchio Internazionale, si compone di due parti:
l'Accordo di Madrid ed il Protocollo di Madrid . Nell'ambito dell'Accordo di Madrid è possibile depositare una domanda di registrazione internazionale previo pagamento di una tassa fissa, mentre il deposito nell'ambito del Protocollo di Madrid è previsto il pagamento di una specifica tassa nazionale, che varia da Paese a Paese.Con un'unica domanda è tuttavia possibile designare, per l'estensione del proprio marchio nazionale, sia Paesi aderenti all'Accordo di Madrid, che Paesi aderenti al Protocollo di Madrid.

A differenza di quanto previsto dall'anzidetta normativa comunitaria, il deposito internazionale effettuato cumulativamente sulla base del Sistema di Madrid porta poi ad un fascio di marchi nazionali, ciascuno assoggettato ad un esame di registrabilità secondo le specifiche procedure vigenti nei vari Paesi e, una volta che sia effettivamente ammesso alla registrazione, dotato di una vita giuridica indipendente da quella degli altri marchi "fratelli". Ciò comporta che l'eventuale decadenza o nullità di uno di tali marchi nazionali, non pregiudica minimamente l'efficacia e la validità di tutti gli altri marchi nazionali "fratelli", che potranno dunque tranquillamente sopravvivergli.

Considerando che l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non effettua alcun esame di novità in relazione alle varie domande di registrazione dei marchi, è facile comprendere quanto importante sia, per coloro che intendano depositare un marchio italiano, l'espletamento di una preventiva ricerca di anteriorità su apposite banche-dati.

Ciò al fine di accertare l'eventuale preesistenza di altrui marchi depositati o registrati con i quali il marchio che si intende depositare potrebbe entrare in conflitto, in ragione della sua identità o della sua confondibilità con quelli.

In realtà un'analoga esigenza si manifesta anche allorquando si intenda procedere al deposito di un marchio all'Estero, per Paesi singoli o tramite le anzidette Convenzioni.

Occorre ricordare infatti che le varie normative nazionali e quella comunitaria non sono tra le armonizzate; questo comporta che uno stesso marchio potrebbe essere soggetto, presso i vari Uffici nazionali o comunitario demandati alla sua registrazione, a procedure differenti e a criteri di valutazione eterogenei.
In questa prospettiva si comprende come l'espletamento preventivo di una ricerca di anteriorità di tipo internazionale possa consentire al titolare di farsi un'idea generale sulle maggiori o minori possibilità di registrazione che il marchio medesimo potrà vantare nei vari Paesi o in ambito comunitario.

A ben vedere l'opportunità di espletare una ricerca di anteriorità trova un ulteriore giustificazione nell'esigenza di verificare che il nuovo marchio, che si intende depositare possa vantare, rispetto ai marchi preesistenti, un grado di originalità tale da garantirgli un'autentica capacità distintiva, intesa come effettiva riconoscibilità agli occhi del consumatore medio.

Una volta che si sia proceduto al deposito di un marchio è certamente consigliabile attivare un servizio di sorveglianza su banche-dati specializzate, teso a verificare nel tempo se altri soggetti procedano al deposito di marchi capaci - per il loro contenuto, per l'ambito merceologico dichiarato, per l'ambito di efficacia territoriale - di entrare in conflitto con il medesimo marchio di riferimento.

In pratica il tempestivo accertamento dell'avvenuto deposito di un marchio "concorrente" può consentire al titolare del marchio originale di intraprendere, di fronte alle Autorità competenti, opportune procedure amministrative atte ad impedire che il medesimo marchio "concorrente" giunga a registrazione.

Un simile servizio di sorveglianza risulta poi addirittura indispensabile in quei Paesi (ivi compresa l'Italia) in cui è stabilito che il titolare di un marchio anteriore non possa più muovere alcuna contestazione verso un marchio "concorrente" depositato successivamente, se ne abbia tollerato l'utilizzo indisturbato sul mercato per un certo periodo di tempo (cinque anni nel caso italiano).

E' dunque facile comprendere come l'acquisizione della notizia che un marchio "concorrente" sia stata appena depositata da terzi costituisca l'informazione necessaria e sufficiente per consentire al titolare del marchio anteriore di agire in tempo utile contro questo stesso marchio "concorrente", sì da impedire l'anzidetta convalida per tolleranza quinquennale.